法律訴訟領域從來不缺少大案、要案,知識產權界更是如此,每年都有一些案件引起社會廣泛關注。在商標領域,有這么一起案件,一方是國際葡萄酒業巨頭,一方是個人,案件持續10余年,多個行政、司法程序交叉進行,民事訴訟、行政訴訟都走到最高人民法院再審程序,賠償數額從3373萬元變成50萬元,商標被“撤三”撤銷,復審被恢復,后來又被認定為馳名商標。這些關鍵詞足以映射出案件的與眾不同,此案就是備受關注的“卡斯特”商標案。
2016年1月11日,最高人民法院的再審判決曾為“卡斯特”系列案件畫上了一個句號。然而,近期一封李道之致最高人民法院的公開信在網絡上開始流傳,使得“卡斯特”案件再次進入公眾視線。“卡斯特”案件持續10余年之久,最高人民法院對“卡斯特”案件的裁判結果將具有深遠的影響,為以后類似案件的事實認定、法律適用、裁判尺度的衡量提供了重要參考依據。
案情介紹
1997 年6月2日,班提公司成立。
1998年9月7日,溫州五金交電化工(集團)公司酒類分公司提出1372099號“卡斯特”商標注冊申請。
1999年4月16日,廊坊紅城堡釀酒有限公司動工建設,歐洲第一大葡萄酒廠商法國Castel公司以投資建廠方式入華。
2000年3月7日,第1372099號“卡斯特”商標被商標局核準注冊,經續展有效期至2020年3月6日。
2001年9月3日,法國Castel公司聯手張裕公司成立煙臺張裕卡斯特公司,但并沒有申請“張裕卡斯特”商標。
2002年4月25日,經商標局核準,李道之受讓第1372099號“卡斯特”商標。
2005年7月8日,法國Castel公司對第1372099號“卡斯特”商標提出“撤三”申請,商標局予以受理。
2005年8月16日,李道之與班提公司就第1372099號“卡斯特”商標的許可使用事宜簽訂了商標許可合同,約定許可期限為2005年8月16日至2010年3月1日。2010年2月2日,雙方再次達成協議將許可期限延長至2020年3月6日。
2006年7月27日,因地址改變,李道之未在法定期限內提交其使用“卡斯特”商標的證據材料,商標局決定撤銷第1372099號“卡斯特”商標,并予以公告。
2006年,李道之發現商標被撤,遂向商標評審委員會提起撤銷復審。
2007年4月25日,李道之與法國Castel公司的關聯公司深圳卡斯特公司簽署《意向書》,深圳卡斯特公司擬以100萬元的價格受讓包括“卡斯特”商標在內的一系列商標,但最終未果。
2007年10月8日,商標評審委員會作出第8357號撤銷復審決定書,撤銷商標局的決定,“卡斯特”商標予以維持。
2007年12月,法國Castel公司曾與李道之協商以100萬歐元的價款受讓李道之名下包括“卡斯特”商標在內的一系列商標,最終協商未果。
2008年4月8日,北京市第一中級人民法院作出( 2008 )一中行初字第40號行政判決書,判決維持商標評審委員會作出的第8357號撤銷復審決定。
2008年2月26日,李道之以深圳卡斯特公司未履行付款義務構成根本違約為由,向深圳卡斯特公司發送了解除《意向書》專函,并經公證機構公證。
2008年11月14日,北京市高級人民法院作出(2008)高行終字第509號行政判決書,維持( 2008 )一中行初字第40號行政判決。
2011年12月17日,最高人民法院作出(2010)知行字第55號行政裁定書,裁定駁回法國Castel公司的再審申請,李道之“卡斯特”商標予以維持。
2008年12月24日,法國Castel公司又就“卡斯特”商標向商標評審委員會提出了商標爭議申請,商標評審委員會于2010年5月4日裁定維持“卡斯特”商標注冊。
2008年,李道之在班提公司的基礎上成立上海卡斯特酒業公司,并使用中文商標“卡斯特”。
2009年10月23日,李道之向溫州市中級人民法院起訴法國Castel公司及其中國代理商,認為其2006年、2007年銷售的產品在背標上使用了“法國卡斯特”“法國卡斯特出品”等字樣,侵犯了其“卡斯特”商標權并構成不正當競爭。
2012年4月10日,溫州市中級人民法院作出一審判決,判令法國Castel公司及其中國經銷商停止使用“卡斯特”商標,判令其賠償班提公司和李道之3373萬元,隨后法國Castel公司向浙江高院提起上訴。
2012年6月26日,商標局認定李道之擁有的“卡斯特”商標為馳名商標。
2013年3月22日,法國Castel公司在法國駐華使館對外宣布全面啟動“卡思黛樂”中文商標,并將公司的中文譯名由“法國卡斯特兄弟簡化股份有限公司”更名為“法國卡思黛樂兄弟簡化股份公司”。
2013年7月16日,浙江高院二審判決維持原判,法國Castel公司回應稱不服判決,向最高人民法院提起再審申請。
2016年1月11日,最高人民法院作出再審判決,判令法國Castel公司最終賠償李道之、班提公司50萬元人民幣。此判決為終審判決。
2016年8月2日,針對煙臺張?ㄋ固鼐魄f有限公司提出的確認不侵權之訴,李道之發布致最高人民法院的公開信,認為“張裕·卡斯特酒莊”侵犯“卡斯特”商標權。
以上是“卡斯特”案件的大致發展過程,從2005年法國Castel公司申請撤銷李道之“卡斯特”商標,到2016年最高人民法院作出再審判決,雙方糾紛持續10余年,整個過程涉及多個有爭議的話題并富有一定戲劇性。“卡斯特”案件給知識產權理論界、實務界以及企業知識產權管理帶來了一系列有價值的啟示。
啟示一:外企應確定品牌對應的中文音譯名稱,并及時在中國進行中文商標注冊,對于已有在先商標,應合理避讓并謹慎使用。
眾所周知,知識產權具有嚴格的地域性特點,即各國主管機關依照其本國法律授予的知識產權,只能在其本國領域內受法律保護。商標的注冊和保護同樣具有地域性,只有在本國注冊了商標,才能受到本國法律保護。在商標界有一句廣泛傳播的諺語,即“市場未動,商標先行”,這里的“市場”不僅僅局限于本國市場,也包括國際市場。對于這句話,想要實際執行對企業來說并不是那么容易,包括一些知名外企可能也做不到,商標法律意識仍然淡薄。
本案中,法國Castel公司自從1999年入華投資建廠以來,曾先后使用過“卡思特”“卡斯特”“卡斯代爾”等名稱作為其“Castel”的中文音譯名稱。2002年8月2日,法國Castel公司在葡萄酒上面申請了“CASTEL”商標,遺憾的是,法國Castel公司并沒有及時確定“CASTEL”的中文音譯名稱并進行商標注冊。這就為日后使用“卡斯特”商標埋下了隱患。
同時,在本案中,法國Castel公司入華的時間要晚于1372099號“卡斯特”商標申請時間,法國Castel公司完全可以通過商標在先查詢發現這件商標,從而預見到繼續使用“卡斯特”商標帶來的法律風險,進而進行規避,將法律風險降到最低。然而從后面的進程可發現,法國Castel公司并沒有及時規避使用“卡斯特”商標,雖然其在2005年提出了“卡斯特”商標申請,但無疑要被駁回。
最高人民法院在再審判決中認定:由于“卡斯特”系李道之的注冊商標,在雙方當事人未就商標轉讓或者轉讓磋商期間使用事宜達成協議的情形下,法國Castel公司、深圳卡斯特公司明知該商標存在紛爭,仍然在該葡萄酒產品相關報關單據中使用該商標,未盡到合理避讓他人注冊商標的義務,該種使用行為侵犯了李道之對“卡斯特”商標的專用權。
對于外企而言,在其本國市場主要是使用英文等外文商標,但是進入中國市場之后就要入鄉隨俗,因為中國消費者識別商品與服務來源更多依據的是中文商標。隨著經濟全球化的發展,中國市場已經成為外企國際化必不可少的組成部分,但很多外企在中國只申請了英文商標,而沒有及時申請中文商標,導致品牌在進入中國后使用中文商標遇到障礙,最后不得不更換中文商標。例如法國奢飾品牌“HERMES”、韓國第一大化妝品集團愛茉莉太平洋旗下知名品牌“Hera”、美國“New Balance”都遇到此類問題。外企應該在沒有進入中國之前即確定品牌對應的中文音譯名稱,并及時進行商標注冊。進入中國市場之后,對于已有在先商標,應做到合理避讓謹慎使用,商標權是法律賦予的一項強權,外企想要以合法使用中文音譯名稱來對抗商標權是不可行的。不要存在僥幸心理,對法律的輕視勢必帶來嚴重的法律后果。
啟示二:商標侵權案件中主觀惡意的認定標準
在商標侵權案件中,主觀和客觀行為的認定對案件定性及賠償有著重要意義。本案中,法國Castel公司在商品包裝、報關文件等上面使用“卡斯特”商標,構成商標法意義上的使用,客觀上已侵犯李道之的商標權。但是在主觀認定上,最高人民法院和一、二審法院有著不同觀點。
一、二審法院認定:法國Castel公司認為其系世界知名的葡萄酒制造商,具有相當的知名度,不具有使用“卡斯特”商標、混淆商品來源的主觀意圖。法院認為,誠然,法國Castel公司在國內外具有相當的知名度,在中國市場的銷售規模也非常龐大,但自2005 年以來,法國Castel公司就“卡斯特”商標先后提出撤銷申請、提起商標爭議程序,期間還與李道之就“卡斯特”商標的轉讓事宜進行過磋商,這已經足以證明法國Castel公司明知“卡斯特”商標存在且至今有效的事實。由此可以認定法國Castel公司明知以商標方式或者作為字號突出使用“卡斯特”字樣可能會侵害李道之的商標權,故其關于善意使用的抗辯不能成立。
最高人民法院認定:首先,根據一、二審法院查明的事實,現沒有證據證明李道之等對法國Castel公司、深圳卡斯特公司的被訴侵權行為提出異議。此外,在北京市高級人民法院作出二審判決后,深圳卡斯特公司即停止了對該標識的使用,在我最高人民法院作出駁回再審裁定后,法國Castel公司放棄了對“卡斯特”中文企業名稱的使用,因此從使用時間期間上難以認定法國Castel公司和深圳卡斯特公司有侵害“卡斯特”商標權的故意。其次,從法國Castel公司、深圳卡斯特公司的使用行為看。由于“卡斯特”同時是深圳卡斯特公司、法國Castel公司的企業字號,法國Castel公司的商標“CASTEL”音譯為“卡斯特”具有一定的合理性,加之雙方當事人曾就“卡斯特”中文商標歸屬進行磋商。在沒有證據證明李道之等明確反對該種使用方式的情況下,難以認定法國Castel公司、深圳卡斯特公司前述使用行為具有惡意。再次,所有的酒都在法國釀造、灌裝,而且正面及背面酒標也都在法國生產、粘貼,據此可以認定法國Castel公司并無與李道之的“卡斯特”商標相混淆的故意。
而在另一起備受關注的“新百倫”商標侵權案件中,雖然有著和“卡斯特”案件相似的情形,但在主觀惡意的認定上卻有所不同。“新百倫”案件中,廣東省高級人民法院認定:新百倫公司在其關聯公司新平衡公司對“新百倫”商標提出的異議被商標局裁定不成立的情況下,明知或者應知周樂倫對“百倫”“新百倫”商標享有權利,但其仍在標識及宣傳其產品時持續地、廣泛地使用“新百倫”字樣,無視他人商標權的存在和中國商標法的相關規定,侵權主觀故意明顯。
兩個案件中主觀惡意認定的區別在于,“卡斯特”案件中,在北京市高級人民法院和最高人民法院關于“卡斯特”商標“撤三”案件裁決后,法國Castel公司即停止了使用“卡斯特”商標和企業名稱。據此并結合其他因素綜合考量后,最高人民法院認定法國Castel公司不具有主觀惡意。“新百倫”案件中,新百倫公司在異議被駁回后,并沒有及時停止相關行為,仍然持續地、廣泛地使用“新百倫”字樣,主觀上無視他人商標權和中國商標法,據此法院認定具有明顯的主觀惡意。
由此可知,商標侵權案件中,主觀惡意的認定并不是孤立的,而是綜合考量當事人的每一個民事行為,當事人應該謹慎約束自己的行為方式。并根據行政程序、談判磋商的過程、相關程序結果對其利弊程度,不斷調整自己的策略和行為方式。只有以“誠實信用”的民事行為準則為基礎,合理約束自己的行為方式,才有可能在侵權賠償數額判定中占據一定優勢。
啟示三:商標“撤三”案件中商標“合法使用”的認定標準
使用是商標的靈魂所在,使用對于商標權保護范圍的確定、侵權賠償數額的判定至關重要。在商標“撤三”案件中,商標使用應為商業性使用,同時應滿足公開、真實、合法三要件,商標才有可能不被撤銷。在“卡斯特”商標“撤三”案件中,商標是否合法使用是爭議的一個主要焦點。
法國Castel公司認為,商標法規定的“3年不使用”中的商標使用僅指“合法使用”,而不包括“違法使用”。在本案中,《中華人民共和國進出口商品檢驗法》等法律對進口、銷售葡萄酒產品作了強制性、禁止性規定,根據這些規定,班提公司如果要在國內進口并銷售葡萄酒,必須經過必要的檢驗和審核程序,并取得相關證書。李道之并未提供任何證據證明班提公司具有合法進口及銷售的資格,并未提供任何證據證明其進口的葡萄酒取得了上海市相關行政部門出具的批發和零售許可證,并未提供任何證據證明其銷售的葡萄酒的質量合格。因此,李道之對“卡斯特”商標的使用屬于違法使用,非法銷售過程中產生的發票顯然不能作為爭議商標合法使用的證據。
最高人民法院則認為:由于本案的爭議商標為注冊商標,故對其使用的審查應以商標法實施條例第三條的規定為法律依據,商標的使用符合該條規定的,應視為商標法意義上的使用。法國Castel公司提出的班提公司銷售“卡斯特”干紅葡萄酒時尚未取得《進出口食品標簽審核證書》的問題,屬對進口商品銷售管理的問題,與商標的使用及合法使用無關,應由進口商品管理的相關法律、法規給予調整。
商標合法使用指的是商標使用要符合法律規定,但商標法對應符合何種法律規定并沒有予以明確,在實踐中,最高人民法院關于“合法使用”的認定標準曾經有過改變。
在“康王”商標“撤三”案件中,最高人民法院認為商標法(2001)第四十四條第(4)項規定的“使用”,應該是商標在商業活動中進行的公開、真實、合法的使用,判斷商標使用行為合法與否的法律依據,不限于商標法及其配套法規。經營者在違反法律法規強制性、禁止性規定的經營活動中使用商標的行為,不能認定為商標法規定的使用行為。
在“卡斯特”商標“撤三”案件中,最高人民法院對合法使用的認定標準之所以有所改變,還是要回歸到商標法(2001)第四十四條第(4)項的立法本意上來,該條款的立法目的在于激活商標資源,清理閑置商標,撤銷只是手段,而不是目的。筆者認為,最高人民法院在“卡斯特”商標“撤三”案件中對合法使用的認定更具有合理性,“康王”商標“撤三”案件中對合法使用的認定過于嚴格,商標“撤三”制度在于促進商標使用,而不是管理如何使用,如果使用過程中有瑕疵,或者違反了其他法律法規的規定,可以由相關主管部門予以處罰規制,但這顯然不屬于商標法第四十四條第(4)項所要調整的范圍。
啟示四:賠償數額的確定標準
商標法(2001)第五十六條規定:“侵犯商標專用權的賠償數額,為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益,或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失,包括被侵權人為制止侵權所支付的合理開支。前款所稱侵權人因侵權所得利益,或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。”
“卡斯特”商標侵權訴訟中,溫州中院、浙江高院兩級法院的判決結果都是判令法國Castel公司賠償李道之、班提公司3373萬元。最高人民法院再審判決最終將判賠數額從3373萬元改判為50萬元。最高人民法院的改判思路和依據主要有以下幾點。
1.二審法院判決高額賠償的依據不被認可,無法可依
首先,張裕公司、建發公司非本案當事人,其與本案亦無法律上的利害關系,亦與法國Castel公司、深圳卡斯特公司屬于不同的市場經營主體,在沒有確切證據證明的情況下,以該兩公司利潤率推定法國Castel公司、深圳卡斯特公司利潤率,沒有事實和法律依據。其次,根據法律規定,侵害商標專用權的賠償數額為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失,即賠償數額應當與侵權行為之間具有直接的因果關系。特別是法國Castel公司、深圳卡斯特公司并無侵犯李道之、班提公司商標權的主觀惡意的情況下,李道之、班提公司要求以法國Castel公司和深圳卡斯特公司所獲得的利益作為計算賠償數額的依據,其應當證明法國Castel公司和深圳卡斯特公司所獲得的利益與侵權行為之間的因果關系,即該獲益系因侵害其商標權而直接獲得。根據本案證據,難以認定法國Castel公司和深圳卡斯特公司所獲得的利益全部系侵害李道之、班提公司商標權所致。再次,在本案中,李道之、班提公司并未舉證證明其因為法國Castel公司、深圳卡斯特公司之行為所受到的損失。最后,李道之、班提公司作為權利人,在有法律、司法解釋明確規定可以依權利人利潤率為計算依據的情況下,并未向法院提交其利潤率。
由此,最高人民法院認為請求以與本案無任何法律上利害關系的案外人的利潤率作為計算賠償數額的依據,無事實和法律依據,不予支持。
2.賠償數額的具體確定
根據商標法(2001)第五十六條的規定,最高人民法院認為在本案中,確定賠償數額時,應當考慮侵權行為的性質、期間、后果、商標的聲譽,商標許可費的數額,商標使用許可的種類、時間、范圍及制止侵權行為的合理開支等因素綜合確定。
首先,最高人民法院認為根據雙方當事人之間的歷史糾葛及談判過程,本案中難以認定法國Castel公司使用“卡斯特”的目的是搭“卡斯特”商標之便車,加之雙方當事人之間就“卡斯特”商標的相關行政程序、訴訟程序及磋商過程,使得本案不是一般意義上的侵犯注冊商標專用權糾紛。
其次,判定賠償數額時,被訴侵權人的使用方式等是否具有惡意是應該著重考慮的因素。關于主觀惡意認定在前述啟示二部分已經有所論述,在此不再贅述。最高人民法院認為根據現有的證據,難以認定法國Castel公司、深圳卡斯特公司在其生產銷售的葡萄酒標簽上使用“卡斯特”標識具有主觀惡意。
再次,需要考慮“卡斯特”商標的使用及知名度情況以及法國Castel公司的知名度情況。根據最高人民法院“撤三”案件再審裁定書可以認定“卡斯特”商標進行了公開、真實、合法的使用,但結合李道之在該案中提交的相關證據,難以證明李道之、班提公司在被訴侵權行為發生之前,對“卡斯特”商標進行了大規模的使用及宣傳行為。亦不能證明在本案被訴侵權行為發生之時,“卡斯特”商標具有較高的知名度。相反,根據查明的事實及現有證據,可以證明法國Castel公司生產的葡萄酒在被訴期間具有較高的知名度。
最后,考慮“卡斯特”商標許可費情況,李道之提供的商標許可合同中并無相關許可費條款。
綜上,結合本案事實并考慮商標權人使用商標的情況、雙方當事人就訴爭商標的措施情況、侵權行為的性質、期間、后果等因素,最高人民法院酌情確定本案賠償數額為50萬元。
總結
雖然最終的賠償數額從3373萬元變成了50萬元,法國Castel公司避免了高額賠償,但糾紛帶給法國Castel公司的負面影響是不可估量的,“卡斯特”案件也給企業界上了一堂生動的知識產權課。企業應該謹遵法律規定,審慎行使手中的知識產權,降低商業交易中的法律風險。同時,最高人民法院在“卡斯特”案件中對于商標使用、主觀惡意、賠償標準等問題的認定對以后類似案件的審理有著重要的指導意義。